七、“王老吉”许可协议无效侵权纠纷诉讼案

案情聚焦

广药集团与香港鸿道（集团）有限公司（以下简称鸿道集团）分别于 2002年 11月、2003年 6月 10日签订的两份补充协议（即 2002年补充协议、2003年补充协议），于 2012年 5月 9日被仲裁裁决宣告无效，故双方之间最后一份有效协议为 2000年 5月 2日签订的《商标许可协议》（即 2000年许可协议）。根据 2000年许可协议的约定，广药集团许可鸿道集团独占使用第626155号“王老吉”商标，使用期限自 2000年 5月 2日至 2010年 5月 2日。双方当事人均确认广东加多宝饮料食品有限公司、浙江加多宝饮料有限公司、加多宝（中国）饮料有限公司、福建加多宝饮料有限公司、杭州加多宝饮料有限公司、武汉加多宝饮料有限公司（以下简称六加多宝公司）于 2010年 5月 2日至 2012年 5月 12日在凉茶商品上使用了涉案“王老吉”商标，故一审法院将上述期间认定为被诉侵权行为的持续期间，一审据此认为，商标许可无效后的使用行为，属于未经商标注册人的许可，在同一种或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为，构成侵犯注册商标专用权。二审法院经审理，认为应结合广药集团在一审阶段提出的诉讼主张，一审法院应当首先审查上述被诉侵权行为是否“未经商标权人许可”，进而判断六加多宝公司是否应当据此承担相应的法律责任。同时作为一审赔偿数额依据的《专项分析报告》，在证据内容与证据形式上均存在重大缺陷，不能作为认定本案事实的依据。根据上述两点理由，将本案发回广东高院重审。

律师评析

本案涉及商标许可协议无效后，持续使用的行为是否侵权的认定，关键是许可协议无效，是否代表“未经权利人许可”。商标许可合同的无效，依据合同法也应是自始无效。但许可合同经无效认定后，对无效前被许可人的使用行为是否按照侵权对待，目前没有法律明确规定。仅有《商标法》第四十七条对商标许可合同无效后的溯及力进行了规定，宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院作出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门作出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。依照前款规定不返还商标侵权赔偿金、商标转让费、商标使用费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。所以在司法实践中就出现了对商标许可合同无效前被许可人的使用行为是否构成侵权的不同认识。

合同的类型中，有一时性合同和继续性合同之分。一时性合同诸如房屋买卖合同，交易具有一次性，即便分期付款或分期供货也属于一时性合同，因为总给付自始确定，时间因素对给付的内容和范围并无影响。继续性合同则是总给付内容随着时间延展而逐步确定的合同，具有动态性和不确定性，诸如委托合同、租赁合同、劳务合同、建筑施工合同等均是继续性合同。商标许可合同也是典型的继续性合同。法律行为无效所具有的“自始无效”的效力对买卖、赠与等一时性合同是合理的，但对继续性合同无效的法律后果，则往往体现为“无效认定、有效处理”，如建筑施工合同、租赁合同、劳务合同无效后的处理。王泽鉴先生认为，继续性合同无效的法律后果“唯得向将来发生效力”。《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》也体现继续性合同“无效认定、有效处理”的理念，其第五条第一款规定：“房屋租赁合同无效，当事人请求参照合同约定的租金标准支付房屋占有使用费的，人民法院一般应予支持。”故本文认为，对于商标许可合同无效前的使用行为原则上并不宜认定为侵权行为，而应当参照适用“无效认定、有效处理”规则。

同时，还应结合被许可人的认知水平，考察其对无效的可预见性。可预见性规则在民法和刑法领域被特别关注，在民法领域中尤其是债法领域应用广泛，其主要功能是限制责任范围，部分功能是限制责任成立。可预见性规则的最高级别存在就是“不可预见、无法避免”的不可抗力。可预见性规则已经被写入《合同法》。《合同法》第一百一十三条规定“但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失”。对此，最高院民一庭认为，违约损害赔偿与侵权损害赔偿在赔偿的理念和价值取向上是基本一致的，尤其是在违约与侵权竞合时，如因选择不同的诉因导致大相径庭的损失赔偿结果，有违公平正义的法律理念。因此，可预见性规则作为限制损害赔偿范围的一项基本规则，在侵权案件中可以参照适用，但故意侵权行为应排除，不应适用。原因在于，故意侵权行为破坏了可预见性规则中的“侵权可预见性”，即便对于不可抗力行为，故意侵权也不适用。本案中，加多宝公司对于协议无效是否具有可预见性，也是一个需要重点考虑的问题。

故此，商标许可合同无效后，对于之前的使用行为，以不按侵权对待、按照市场价格支付许可费为原则，以违反“诚信”或有背俗行为而认定侵权为例外。